文／徐晓建（商评委）
2001年《商标法》 第三十一条规定： “ 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利， 也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。 ” （注：本文所述2001年《商标法》第三十一条规定为现行《商标法》第三十二条规定）该法条既涉及对除商标权之外的诸如商号权、 著作权、 外观设计专利权、 姓名权、 肖像权等其他在先权利的保护问题， 也涉及对在相同或类似商品 /服务上在先使用并具有一定影响的商标的保护问题。正确理解和适用该法条， 从微观层面而言， 是为了保证合法权利人享受应有的权利；从宏观层面而言， 是为了避免造成相关消费者的混淆、 误认， 保障社会经济秩序的正常运行。 本案是适用《商标法》 第三十一条， 制止侵犯他人在先商号权及抢注他人未注册商标的典型案例之一（注：该案系现行《商标法》实施之前审结的案件）。
案 情
申请人： 黄骅市耀华商厦有限(责任)公司
地址： 河北省黄骅市渤海路中段
被申请人： 王延生
地址： 河北省黄骅市南环路
被异议商标： 第3839502号“耀华商厦 ” 商标
一、当事人主张
申请人的主要理由： 申请人是2001年1 0月成立的商业经营公司。 经大力宣传， 申请人的“耀华商厦” 已具有较高知名度。 被申请人与申请人同处黄骅市， 其将申请人知名的商厦字号当作商标注册在第1 6类塑料袋等商品上， 构成以不正当手段恶意抢注。 请求依法不核准被异议商标注册。
被申请人在规定期限内未予答辩。
二、商评委审理与裁定
商评委经审理查明：
1 、 被异议商标申请注册情况。 被申请人于2003年12月 11 日提出被异议商标的注册申请，指定使用在第1 6类包装纸， 书籍封皮， 包装用纸袋或塑料袋(信封、小袋)， 纸板盒或纸盒， 垃圾袋(纸或塑料制)， 糖果包装纸， 纸箱， 包装用塑料膜， 塑料泡沫包装用品(包装用)， 保鲜膜商品上。
2、 双方当事人的基本情况： （1 ） 申请人于2001年10月在河北省黄骅市成立，经营范围为： 销售粮油、 副食品、 食品、 水产品、 蔬菜、肉类、 纺织品 、 百货、 服装鞋帽、 化妆品 、 图书、 日用杂品、 五金交电化工、 家具、 工艺品、陶瓷洁具、保健品、 现代办公用品及耗材、 古玩字画、 文体用品、 音像制品、装饰材料、 花卉、渔具、 通讯器材、 验配眼镜、 眼镜系列产品、 钟表、 电子游艺、 黄金制品及维修、自行车加工、摩托车、 美容美发、 餐饮、 婚纱摄影。 （ 2） 被申请人系自然人， 其申请注册被异议商标的地址为河北省黄骅市南环路。
3、 关于申请人“耀华商厦” 商号、 商标的知名度情况。 申请人提交的广告宣传播出通知单、 节目审编表等显示河北省黄骅市电视台2001年10月播出“耀华商厦” 杯幸福老人评比活动、2002年全年播出耀华商厦天气预报与剧场冠名赞助、 2003年1 月播出耀华商厦元旦文艺晚会及2003年11月首播“ 耀华商厦二期开业迎宾” 新闻、 2003年全年剧场冠名赞助等内容。上述材料可以证明申请人在被异议商标申请注册之前宣传、 使用“耀华商厦” 商号、 商标并已具有一定影响等情况。
商评委经审理认为：有效证据可以证明在2003年1 2月 被异议商标申请注册之前， 其已在河北省黄骅市通过实际经营场所、电视等形式对其经营的商业销售等服务所使用的“耀华商厦”商号、 商标进行了积极的宣传与使用。被申请人与申请人同处一市， 其对申请人上述情况理应知晓。被异议商标系纯中文商标， 其文字构成及所采用的字体与申请人在先使用于商业销售等服务上的“耀华商厦” 商号、 商标文字基本相同。并且， 申请人通过“耀华商厦” 实际经营场所销售的粮油 、 副食品 、 食品 、 水产品 、蔬菜、 肉类、 纺织品等众多商品与被异议商标指定使用的包装袋等商品在使用方式上具有一定的关联性，普通消费者在特定的商业销售场所识牌购物时，通常会将印有与该特定商业销售场所名称相一致的文字的包装袋等视为系该商业销售服务经营者提供。因此，商评委认为若核准被异议商标注册， 将易导致普通消费者对有关商品的来源发生混淆， 误认为该商品来自于申请人， 或者该商品的提供者与申 请人存在某种联系， 从而损害申请人“耀华商厦” 商号、 商标在当地所享有的商业利益， 损害普通消费者的利益，不利于维护公平竞争的市场经济秩序。 商评委依据《 商标法》 第三十一条、 第三十三条、 第三十四条的规定， 裁定不核准被异议商标注册。
评 析
本案主要焦点问题是“ 损害他人在先商号权” 及“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标” 构成要件与具体适用。
一、关于损害他人在先商号权的构成要件
企业名称中最为重要的组成部分是商号， 亦称字号。 它是识别不同生产者和经营者的符号，也是生产者和经营者人格的直接体现，与商标有着不同的功能， 消费者一般不会将二者混为一谈。 现实中商标与商号的冲突屡见不鲜， 包括将与他人商号相同或者近似的文字用作商标， 或者将与他人商标相同或者近似的文字用作商号。在商标评审案件中的冲突表现为系争商标与在先的商号相同或近似。 一般而言， 损害他人在先商号权的构成要件包括：
1 、 申请人商号的登记、 使用时间应早于被异议商标的申请注册时间。申请人在先享有商号权的事实可以用企业登记资料、 使用该商号的商品或服务交易文书、 广告宣传材料等加以证明。 本案中 ， 申请人黄骅市耀华商厦有限(责任)公司提交的企业法人营业执照（ 副本） 复印件证明其于2001 年1 0月 成立， 明显早于2003年1 2月 被异议商标的注册申请日期。
2、 系争商标的文字与在先商号相同或者近似。 文字的相同或者近似主要考虑相关消费者的视觉效果，综合字形、 读音、 含义三个方面进行判断。 本案中 ， 被异议商标所采用的汉字组合“ 耀华商厦” 与申请人的商号文字构成完全相同， 且双方文字所采用的字体基本相同。
3、 被申请人知晓申请人的在先商号。 此处的知晓包括明知和应知， 申请人既可以通过证明双方之间存有合同、业务往来、 地缘等关系来论证被申请人明知， 也可以通过证明其商号具有知名度和影响力 来推定被申请人应当知晓。认定在先商号在相关消费者中是否具有知名度， 应从商号的登记时间、使用该商号从事经营活动的时间跨度、 地域范围、 经营业绩、 广告宣传情况等方面予以审视。 如果系争商标与在先商号的相同或近似纯属偶合， 则难以认定构成对在先商号权的损害。本案中，被申请人与申请人同处河北省黄骅市， 地理位置的便利性大大增加了被申请人知悉申请人在先使用“耀华商厦” 商号的可能性。加之申请人在被异议商标申请注册之前， 已在黄骅市当地的实际经营场所及黄骅市电视台， 对其商号进行了一定程度的广告宣传与商业使用。再者， 商业销售行业本身具有地域性较强、 消费对象广泛、 消费者口口相传等特点， 被申请人了解“耀华商厦” 商号、 商标的途径较多。 因此可以认定申 请人使用的“耀华商厦” 商号在当地已具有一定知名度， 被申请人理应知晓申请人商号及其宣传、 使用等情况。
4、 系争商标的注册可能造成相关消费者混淆。 混淆可能性的判定主要考虑在先商号的知名度、被异议商标与在先商号的近似程度、 被异议商标指定使用商品与申请人所属行业或者经营范围的关联程度。本案中， 申请人系向终端消费者销售商品或服务的商业经营主体， 其提供的主导服务就是商业销售服务。 申请人“ 耀华商厦” 商号经黄骅市电视台及当地的实际经营场所等媒介的持续宣传和使用， 已为当地相关消费者知晓， 具有一定的知名度和影响力 。 被异议商标所采用的文字与申请人商号完全相同 ； 且指定使用的商品与申请人从事的商业销售 服务存在一定的关联性。 相关消费者在认知被异议商标所标识的商品时确易将其与申请人相 联系 ， 误认为双方存有特定联系 ， 进而对商品来源产生混淆、 误认。
二、“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”构成要件
本案值得注意的 是从事商业销售服务的企业惯以商号为招牌来区别服务的提供来源，换句话说即商业销售服务具有商号一般与商标同一的特点。 在现实商业活动中， 出于宣传和广告的便利目的， 力求商号与商标相一致已成为越来越多企业的商标策略。 在近年来的商标评审实践中，“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标” 的情况已屡见不鲜。依法有效地遏制该种商标确权领域中的不正当行为， 是商评委责无旁贷的职责。 一般而言， “以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标” 构成要件包括：
1、 在先商标已经使用并有一定影响。 “已经使用” 是对未注册商标提供法律保护的最基本前提； “有一定影响” 是对未注册商标予以保护所要求达到的程度， 系指特定商标在一定的地域范围内为一定范围内的相关消费者所知晓。 “已经使用” 、 “相关消费者知晓” 、 “一定影响” 等事实的判断可以根据该商标使用的持续时间和地理范围及广告宣传的时间、方式、 程度、 地理范围等因 素予以综合考虑。 申 请人可以提交的使用该商标的商品/服务合同、 销售发票、 广告合同、广告发票、新闻宣传报道、 获奖情况等材料加以证明。 并且相关证据材料形成的时间一般应限定在系争商标申 请注册日期之前。 需要特别指出的是， 既要在实际执法中贯彻、 落实《商标法》 第三十一条（ 注： 现行《 商标法》 第三十二条） 规定的立法意图， 同时还要兼顾《 商标法》 不同实体条文之间的衔接与衡平关系。 “一定影响” 作为一个相对的概念， 不宜做出过高的要求。 本案中， 基于商业销售服务具有商号一般与商标同一的特点，申请人对“耀华商厦” 四个汉字的宣传与使用既可视为商号的使用，也可视为商标的使用。 申请人提交的证据可以证明在被异议商标申请注册之前， 其已在商业销售服务中使用“耀华商厦” 商号、 商标数年， 并经当地电视台的持续宣传， 故可以认定申请人使用在商业销售等服务上的“耀华商厦” 商标已在当地相关消费者中达到“一定影响” 的程度。
2、 系争商标与在先商标相同或近似。 关于商标相同与近似的判断方法可参见本文“关于损害他人在先商号权的构成要件” 的相应内容， 此处不再赘述。 本案中，被异议商标“耀华商厦” 为纯中文商标， 其文字构成及所采用的字体与申请人在先使用在商业销售等服务上的“耀华商厦”商标的字体基本相同。
3、 系争商标所使用的商品/服务与在先商标所使用的商品/服务原则上相同或类似，系争商标的注册可能造成相关消费者混淆。 混淆可能性的判定应综合考虑在先商标的知名度、系争商标指定使用商品与申请人所属行业或者经营范围的关联程度等因素。本案中，申请人通过“耀华商厦” 实际经营场所销售的粮油、 副食品、 食品、水产品、蔬菜、肉类、纺织品等众多商品与被异议商标指定使用的包装袋等商品在使用方式上具有一定的关联性。相关消费者在特定的商业销售场所识牌购物时，通常会将印有与该特定商业销售场所名称相一致的文字的包装袋等视为系该商业销售服务经营者提供。
4、 被申请人具有以不正当手段抢先注册。“ 不正当手段”即恶意，是适用 《 商标法》 第三十一条（ 注： 现行《 商标法》第三十二条） 时对抢注人主观心理状态的要求。作为一种主观心理状态的恶意，存在于当事人的内心中， 除非当事人明确承认，一般是不为外界所知的。但恶意的目的又是通过具体的、外在的行为和事实表现出来的， 而行为和事实是一种客观存在， 是可以感知的。 由于客观的行为和事实推断主观的目的，符合一般的认知规律。 因此， 一般情况下，通过被申请人的客观行为是可以判断其主观是否具有恶意的，如：被申请人与在先使用人曾有贸易往来或合作关系；被申请人与在先使用人共处相同地域或双方的商品 /服务有相同的销售渠道和地域范围；被申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷， 可以知晓在先使用人商标； 被申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系； 被申请人在系争商标取得注册之后， 具有牟取不当利益的目的，利用在先使用人有一定影响的商标的声誉和影响力进行误导宣传， 胁迫在先使用人与其进行贸易合作， 向在先使用人或他人索要高额转让费、 许可费或侵权赔偿金等等。 本案中，被申请人与申请人同处一市， 其通过申请人的实际商业销售场所、 电视广告宣传以及相关消费者口口相传等多种途径， 理应知晓申请人在先使用“耀华商厦” 商标及影响力等情况。 被申请人在与申请人主营的商业销售服务关系较为密切的包装袋等商品上申请注册被异议商标，确易导致相关消费者对有关商品的来源发生混淆。
——选自《中华商标》杂志2015年第1期
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